조우성, 조수연 변호사의 지식재산권 리포트(1) 특허침해라고 주장할 때 대응법

조우성, 조수연 변호사의 지식재산권 리포트(1) 

"누가 제게 특허침해를 주장하는데 어떻게 대응해야 하나요?“

 

 

● 질문

 

예전부터 사용하던 방법인데 갑자기 A라는 사람이 자기특허라고 주장하며 사용금지를 요청해왔습니다. 어떻게 해야 하나요?

 

● 해설

 

▷ 특허권이란 기술적 사상의 창작물인 발명을 일정기간 독점적, 배타적으로 소유 또는 이용할 수 있는 권리 즉, 그 기능성 또는 기술적 사상을 보호하는 권리를 말합니다. 특허권은 발명을 보호•장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 「특허법」의 적용을 받습니다.

 

▷ 동법에 따른 특허등록이란 특허에 관한 권리의 발생•변경•소멸•기타 특허권에 대한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기관의 촉탁에 의하여 특허청에 비치한 특허(등록)원부에 기재하는 것을 말합니다. 이렇게 ‘산업상의 이용가능성(산업에 이용할 수 있어야 함)'과 '신규성(출원하기 전에 이미 알려진 기술이 아니어야 함)' 및 '진보성(선행기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 함)'을 갖춘 것은 특허 등록을 함으로써 특허권을 부여 받게 되는데, 일단 특허권이 부여되면 설정등록된 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 출원을 하여 등록된 국가 내에서는 그 권리자를 제외한 다른 사람은 권리자의 동의 없이 업으로서 그 특허발명을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 등의 행위를 하는 것이 금지됩니다. 이러한 행위들이 이루어 질 경우에 권리자는 그 행위자를 상대로 자신의 특허권 침해를 원인으로 한 민형사상 소송을 제기하여 구제받을 수 있습니다.

 

▷ 현재 질문주신 사안은 특허법 제126조 제1항에 따라 특허권자가 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자로 추정되는 (특허 등록을 하지 않은)질문자에 대하여 그 침해의 금지를 청구한 것으로 보입니다.

질문자의 행위가 과연 특허권자에 대한 특허권 침해 행위에 해당하는지 여부가 쟁점일 것인데데, 특허권 침해로 보는 행위를 규정하고 있는 특허법 제127조를 살펴보면 사안과 같이 특허가 ‘방법’의 발명인 경우에는 “그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산•양도•대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 업으로서 하는 경우를 특허권 침해로 보고 있습니다. 질문자가 자신의 특허권을 침해한 사실은 원고인 특허권자에게 그 입증 책임이 있으며, 재판부는 발명의 목적, 구성, 효과가 동일한지 여부(고의, 과실 불문) 및 침해자가 업(業)으로 실시하고 있는지 여부(가정용, 연구용 제외)에 따라 판단을 내릴 것입니다.

 

▷ 이때 질문자는 특허권자에 대하여 소극적으로 ‘비침해항변’, ‘정당실시항변’을 할 수도 있으나, 어찌되었거나 침해자 입장에서 질문자가 시간과 비용과 노력을 최소화하려면 강력하게 대응할 것인지 아니면 온건하게 대응할 것인지를 신속하게 결정하여 역으로 소를 제기하여 적극적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 적극적인 대응 방법으로는 ‘금지 청구권 부존재 확인소송’과 ‘선사용권 존재확인소송’의 제기, 그리고 ‘특허무효심판’의 청구 등이 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

(‘권리범위확인심판’을 청구하여 우선심판을 받아 보는 것도 침해여부를 객관적으로 판단하기 위해 취할 수 있는 방법이지만, 심판결과가 나오기까지는 상당한 시간이 걸리고 특히 모든 침해 유형에 대하여 심리할 수 있는지에 대한 논란이 있습니다).

 

● 정리 : 조 수 연 변호사

● 지식재산권 관련 질의가 있으신 분은 기업분쟁연구소(info@cdri.co.kr)로 질의주시길